Propriété intellectuelle

Informations juridiques

  • Loi sur la protection des marques (lpm)
    • Dépôt

      La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (article 1er al. 1 LPM).

      Chacun peut faire enregistrer une marque (article 28 al. 1 LPM) ; pour ce faire, le déposant doit remettre à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI) sa demande d’enregistrement avec l'indication de son nom ou de sa raison de commerce, la reproduction de la marque ainsi que la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée (article 28 al. 2 LPM). En effet, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (article 11 al. 1 LPM) ; il est donc nécessaire de spécifier les produits et/ou les services que la marque devra protéger. L'IFPI se fonde sur la classification de Nice (http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/), qui subdivise les produits et les services en fonction de classes (http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm).

      Lors de la procédure d'enregistrement de la marque, l'IFPI examine l'existence d'éventuels motifs absolus d'exclusion de la protection (article 2 LPM). Cependant, l'IFPI n'examine pas si la marque que le déposant souhaite faire enregistrer existe déjà sous une forme identique ou similaire ; il est ainsi opportun de procéder préalablement à une recherche d'antériorités, afin de vérifier si des marques identiques ou similaires à la marque que l'on souhaite faire protéger en Suisse existent déjà et protègent (totalement ou partiellement) des produits et/ou services identiques ou similaires. En collaboration avec l'IFPI (http://www.ige.ch/F/rechprod/r11.shtm), nous nous chargeons de vérifier l'existence éventuelle de telles marques et les conséquences juridiques de cette recherche dite d’antériorités.

      Il existe certains types particuliers de marques. On parle de marque de garantie en présence d'un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique (article 21 al. 1 et 2 LPM).

      On parle d'une marque collective en présence d’un signe d’un groupement d’entreprises de production, de commerce ou de services ; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d’autres entreprises (article 22 LPM).

    • Enregistrement national

      Si l'IFPI constate l'absence de motifs absolus d'exclusion de l'enregistrement et que les taxes de dépôt ont été payées (au début de la procédure, soit avant l'examen de la marque) (http://www.ige.ch/F/marke/m14.shtm), la marque est enregistrée (article 30 al. 3 LPM) ; la marque suisse est abrégée "MS". C'est à ce moment uniquement que le droit à la marque prend naissance (article 5 LPM). Par ailleurs, le droit suisse applique le principe de la priorité découlant du dépôt de la marque, c'est-à-dire que le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (article 6 LPM).

      Cela vaut également si la marque a été valablement déposée pour la première fois dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_04/index.html) ; cela signifie que le dépôt d'une marque dans un tel Etat permet au déposant de bénéficier d'un délai de priorité de six mois depuis la date du premier dépôt pour déposer sa marque en Suisse (article 4 let. C al. 1 CUP).

      A titre d'exemple, le dépôt d'une marque ABC en France le 15 janvier 2012 permet à son titulaire de bénéficier d'une priorité à cette date pour la déposer en Suisse jusqu'au 15 juillet 2012 ; si un tiers a déposé en Suisse la marque ABC pour les mêmes classes de produits et/ou services ou pour des produits et/ou services identiques ou similaires, cela entre le 15 janvier et le 15 juillet 2011, il devra "céder la priorité" au premier déposant. Ce qui précède vaut également en sens inverse : le dépôt d'une marque ABC en Suisse le 15 janvier 2012 permet à son titulaire de bénéficier d'une priorité à cette date pour la déposer dans les autres pays parties à la CUP jusqu'au 15 juillet 2012.

      Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la CUP doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt (article 9 al. 1 LPM).

    • Enregistrement international

      Une marque suisse peut faire l'objet d'un enregistrement international ; son titulaire peut en effet vouloir protéger sa marque hors de Suisse également. Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l'IFPI l'enregistrement d'une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine selon l'arrangement ou le protocole de Madrid (article 45 al. 1 LPM). La marque nationale qui permet l’enregistrement international ultérieur est dite marque de base.

      L'arrangement et le protocole de Madrid sont deux traités internationaux concernant l'enregistrement international de marques. L'arrangement de Madrid (http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/trtdocs_wo015.html) a été conclu en 1891 et est entré en vigueur en 1892, tandis que le protocole de Madrid (http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/trtdocs_wo016.html), adopté en 1989, est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1er avril 1996. Ces deux traités ont été adoptés lors de conférences diplomatiques qui se sont tenues à Madrid, en Espagne. Certains Etats souhaitaient bénéficier de l'enregistrement international de marques, mais étaient en désaccord sur certaines parties de l'arrangement de Madrid ; c'est la raison de la ratification du protocole de Madrid. Les deux traités sont juridiquement distincts, mais un grand nombre d'Etats (dont la Suisse) sont à la fois parties à l'arrangement et au protocole.

      L’expression “système de Madrid” renvoie aux deux traités conjointement. L’ensemble des parties contractantes à l’arrangement et au protocole constitue l’union de Madrid.

      Le titulaire d'une marque suisse peut ainsi faire enregistrer par une formalité unique et dans une seule langue auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ; http://www.wipo.int/portal/index.html.fr) une marque internationale dans les Etats parties à l'arrangement et/ou au protocole. Il peut bénéficier de la priorité prévue par la CUP (article 4 let. C al. 1 CUP) ; cette procédure est simple, efficace et relativement peu onéreuse.

      Après son enregistrement, la marque internationale est "scindée" en un faisceau de marques nationales (l'Union européenne étant considérée comme un Etat) ; cela signifie que les dispositions de droit national de chacun des Etats visés s'appliquent à cette marque, en particulier la procédure d'examen par l'Institut national, la procédure d'opposition et l'obligation d'exploiter la marque. A titre d'exemple, une marque internationale déposée dans dix Etats différents sera "divisée" en dix marques nationales, chacune d'entre elles étant alors examinée pour elle-même par chacune des dix administrations nationales. En conséquence, une même marque internationale peut être refusée à la protection dans un Etat et acceptée dans un autre, faire l'objet d'une opposition d'un tiers dans un troisième Etat, etc.

      L’enregistrement international admis à la protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l’institut et l’inscription au registre suisse (article 46 al. 1 LPM).

      Comme en droit suisse, la marque internationale est valable dix ans à compter de son dépôt et peut être prolongée par périodes de même durée. Les extensions territoriales postérieures au dépôt prennent effet à la date à laquelle elles sont demandées et expirent à la date d'expiration de la marque internationale. Pendant les cinq années suivant son dépôt, la marque internationale reste liée à l'enregistrement national d'origine ; en d'autres termes, pendant cette période, la perte des droits sur celui-ci entraîne la perte des droits correspondants sur la marque internationale. Ainsi, si la marque nationale est radiée ensuite d'une action dirigée contre elle dans cette période, la marque internationale correspondante est radiée dans tous les pays dans lesquelles elle avait été protégée.

    • Enregistrement communautaire

      Le titulaire d'une marque suisse peut faire enregistrer une marque communautaire. Cette marque peut également bénéficier de la priorité de six mois à compter du dépôt de la marque nationale. Toutefois, contrairement à la marque internationale, la marque communautaire n'est pas "scindée" en un faisceau de marques nationales. C'est donc le seul Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI ; http://oami.europa.eu/fr/mark/default.htm) qui procède à l'enregistrement de la marque communautaire.

      La marque communautaire confère à son titulaire un droit unitaire valable dans tous les Etats membres de l'Union européenne par une procédure unique qui simplifie les politiques de marque à l'échelle européenne. La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, la marque communautaire ne déploie pas d'effet en Suisse, contrairement à la marque internationale, qui elle peut désigner la Suisse.

    • Prolongation

      Dès que la marque est enregistrée, son enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt (et non à compter de la date d'enregistrement, article 10 al. 1 LPM). L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées (article 10 al. 2 LPM). La demande de prolongation de l'enregistrement de la marque doit être présentée auprès de l'IFPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent (article 10 al. 3 LPM).

      En cas de non prolongation avant l'expiration du délai précité, l'enregistrement est définitivement radié du registre des marques. Après la radiation, tant le titulaire précédent que tout tiers peuvent à nouveau déposer la marque, selon les principes susdécrits (voir "Dépôt"). Le titulaire précédent ne dispose d'aucun droit préférentiel par rapport à un tiers, puisque le droit à la marque du titulaire est éteint.

    • Opposition à l'enregistrement

      L'IFPI publie l'enregistrement de la marque (article 38 al. 1 let. a LPM). Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition à l'enregistrement de la nouvelle marque durant trois mois à compter du jour de cette publication (article 31 LPM). Il peut invoquer uniquement les motifs relatifs d'exclusion de l'enregistrement de la marque (article 3 al. 1 LPM), les motifs absolus d'exclusion pouvant quant à eux être invoqués devant le juge civil, aux côtés des motifs relatifs d’exclusion. L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IFPI et doit démontrer la réalisation des conditions posées par l'article 3 al. 1 LPM. Par ailleurs, la taxe d'opposition (CHF 800,- ; http://www.ige.ch/F/marke/m14.shtm) doit être payée dans le même délai que celui accordé pour former opposition (article 31 al. 2 LPM).

      Le défendeur, soit le titulaire de la marque postérieure, a le droit d'invoquer le non-usage de la marque antérieure dont l'opposant est titulaire (article 32 LPM ; cf. obligation d'usage (voir "droits et obligations conférés par la marque" ci-après). Le défendeur peut se contenter d'invoquer le non-usage de la marque antérieure de l'opposant, sans le rendre vraisemblable. L’opposant doit alors rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage ; il n'est pas tenu de prouver l'usage de sa marque (en pratique, s'il a effectivement utilisé sa marque au cours des cinq années précédentes, il lui sera possible de prouver un tel usage).

      Si l’opposition est fondée, l’enregistrement est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l’opposition est rejetée (article 33 LPM). Les parties peuvent recourir contre la décision de l'IFPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ; http://www.bundesverwaltungsgericht.ch/fr/) dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. La décision du TAF est définitive, car elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (article 73 de la loi fédérale sur le tribunal fédéral, LTF). Il s'agit d'une exception, car les autres décisions rendues par le TAF en matière de propriété intellectuelle (p. ex. le refus d'enregistrement d'une marque par l'IFPI) peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

    • Droits et obligations conférés par la marque

      La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (article 11 al. 1 LPM) ; le titulaire de la marque ne peut pas invoquer ses droits exclusifs à l'encontre d'un tiers s'il n'a pas utilisé sa marque pendant cinq ans (article 12 al. 1 LPM). Il est en effet nécessaire que le titulaire d'une marque ait utilisé en Suisse sa marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition ; à défaut, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (article 12 al. 1 LPM). Le but est de ne pas permettre au titulaire de la marque de monopoliser une protection de manière purement défensive, sans utiliser la marque pour les produits et/ou les services enregistrés, empêchant ainsi un tiers de bénéficier de la protection de cette marque pour mettre dans le commerce des produits et/ou des services.

      Le tiers doit agir en constatation de la nullité de la marque au motif du défaut d'usage. Attendu qu'il n'est pas possible de prouver un fait négatif (le défaut d'usage), le tiers n'est pas contraint de prouver ce non-usage ("probatio diabolica") : en procédure civile, quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable ; la preuve de l’usage de la marque incombe alors à son titulaire (article 12 al. 3 LPM). Si le titulaire n'est pas en mesure de prouver l'usage de sa marque, la nullité de celle-ci sera constatée par le tribunal saisi et sa radiation auprès de l'IFPI sera ordonnée ipso iure (article 35 let. C LPM).

      Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (article 13 al. 1 LPM) ; le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’(article 3 al. 1 LPM), à savoir les motifs relatifs d'exclusion. (L'article 13 al. 2 LPM) contient une liste exemplative des actes interdits aux tiers en relation avec la marque du titulaire.

      Selon le principe de la territorialité, la marque confère des droits à son titulaire seulement sur le territoire où elle a été enregistrée. Ainsi, une marque suisse déploie ses effets en Suisse, mais pas à l'étranger. En conséquence, le titulaire d'une marque suisse ABC ne peut s'opposer à l'utilisation hors de Suisse du signe ABC par un tiers pour les mêmes produits et/ou services. Toutefois, en vertu de l'article 5 al. 1 de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_149_136/a5.html), si la marque est enregistrée dans les deux pays, l'usage dans l'un seul de ces deux États vaut usage dans l'autre également. Il s'agit d'une exception au principe de la territorialité.

      Le titulaire d'une marque ne peut cependant pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt (article 14 al. 1 LPM). Ainsi, le tiers qui utilisait le signe ABC pour des produits de maroquinerie a le droit de continuer à utiliser ce signe pour ces mêmes produits après qu'autrui a fait enregistrer la marque ABC pour des produits de maroquinerie. Cela découle du fait que la protection découlant du droit des marques prend effet à la date du dépôt de la marque.

      Selon le principe de la spécialité (ou de subsidiarité), le droit exclusif conféré au titulaire de la marque vaut seulement pour les produits et les services désignés par la marque. Ainsi, le titulaire d'une marque protégeant les produits des classes 18 et 25 ne pourra pas s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe similaire ou identique pour des produits et/ou des services qui ne seraient ni identiques ni similaires ; il en va de même si ce tiers fait protéger ce signe similaire ou identique par une marque : deux mêmes marques peuvent "cohabiter" alors même qu'elles ne sont pas détenues par un unique titulaire, dès lors que les produits et/ou les services désignés par ces deux marques ne sont pas similaires ou identiques (en cas contraire, le titulaire de la marque antérieure devra s'opposer à l'enregistrement de la marque postérieure).

      Cela vaut également si la marque est notoire (ou notoirement connue), c'est-à-dire si son existence est connue par un pourcentage élevé de personnes.

      Toutefois, ce principe de la spécialité connaît une exception : la marque de haute renommée. La LPM ne définit pas la marque de haute renommée ; elle se contente d'affirmer que le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (article 15 al. 1 LPM). Selon le Tribunal fédéral (arrêt bugatti du 16 avril 2007, 4C.440/2006, consid. 4.4), pour qu'une marque soit "de haute renommée", il faut que son titulaire ait réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine (principe de la spécialité), mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue.

      Cela signifie que le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire l'usage de cette marque pour les produits et/ou les services de toute nature, soit, en d'autres termes, pour toutes les classes de produits et de services, pas uniquement pour les produits et/ou services identiques ou similaires à ceux que la marque protège selon son enregistrement.

    • Modification du droit à la marque (transfert, licence et mise en gage)

      La marque est un actif immatériel et peut de ce fait être transférée (cédée) ou licenciée. La cession est le transfert (gratuit ou onéreux) de la marque par son titulaire à un tiers. Lors du transfert, le titulaire perd la propriété de sa marque et les droits qui y sont attachés, cela au profit du cessionnaire. Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (article 17 al. 1 LPM). Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite ; il n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement (article 17 al. 2 LPM). Sauf convention contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la marque (article 17 al. 3 LPM).

      L'acquéreur de la marque doit demander l'inscription du transfert par écrit à l'IFPI ; celle-ci doit contenir les indications suivantes : ses nom, prénom ou raison sociale ainsi que son adresse. Elle doit en outre être accompagnée d'une simple déclaration de l'ancien titulaire ou d'un certificat attestant le transfert de la marque à l'acquéreur.

      La licence est la cession du droit d'usage (exclusif ou non) de la marque par son titulaire (le donneur de licence) à un tiers (le licencié) (article 18 al. 1 LPM). Le donneur reste le titulaire de la marque : il cède seulement l'usage de la marque, le licencié ne devenant ainsi pas titulaire de la marque. En droit suisse, le contrat de licence n'est pas nommé dans le code des obligations (CO) ; il s'agit dès lors d'un contrat dit "innommé", qui doit respecter les règles générales applicables à tous les contrats de droit suisse prévues par le CO. Le contrat de licence est valable même s'il n'est pas écrit ; toutefois, il est opportun de le rédiger, afin de garantir les droits et les obligations du donneur de licence et du licencié. Nous sommes à même de rédiger de tels contrats de licence.

      Le contrat de licence détermine l'objet et l'étendue de la cession ainsi que les droits et les obligations de chacune des parties. En règle générale, le licencié se voit conférer le droit d'utiliser la marque en contrepartie du paiement d'une redevance (royauté) au donneur de licence.

      A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement (article 18 al. 2 LPM ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_11/a18.html).

      Les marques peuvent également être mises en gage (article 19 LPM). Sur demande écrite, l'IFPI inscrit au registre des marques le droit de gage grevant la marque. Cette procédure est relativement rare.

    • Indications de provenance

      Par indication de provenance, on entend toute référence directe (formée d'un nom géographique, comme "Berne") ou indirecte (qui suscite un lien avec un endroit, comme "Guillaume Tell") à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (article 47 al. 1 LPM) ; ne sont pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (article 47 al. 2 LPM). Au niveau international, il faut citer l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_111_13/index.html).

      Est interdit l’usage d’indications de provenance inexactes, de désignations susceptibles d’être confondues avec une indication de provenance inexacte, d’un nom, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie (article 47 al. 3 LPM). A titre d'exemple, l'indication de provenance "Kremlin" pour de l'huile minérale ne provenant pas de Russie crée un risque de tromperie et a été de ce fait interdite.

      Les indications géographiques bénéficient d’une protection générale sui generis, indépendante de tout enregistrement (de marque notamment). A titre d'exemple, l'IFPI cite l’indication géographique "St-Gall", qui est protégée pour de la broderie même si elle n’est répertoriée dans aucun registre.

      En revanche, les noms ou les signes géographiques ne bénéficient d’aucune protection s'ils ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou des services (article 47 al. 1 LPM a contrario). Ainsi, le terme générique "boule de Berlin" n'est pas considéré comme une indication de provenance, car les milieux intéressés ne considèrent pas que lesdites boules sont fabriquées à Berlin.

      La provenance d’un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés (article 48 al. 1 LPM) ; des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation de principes de fabrication ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrication (article 48 al. 2 LPM).

      On pense notamment aux appellations d’origine et aux indications géographiques dans le domaine de l'agriculture (article 2 et article 3 de l'ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés).

      La provenance des services est également déterminée par certains critères définis par la loi (article 49 LPM).

      La protection de la désignation "suisse" et de la croix suisse sont exposées dans le chapitre "Droits et obligations conférés par la marque" ci-après.

    • Epuisement du droit à la marque

      Le titulaire d'une marque peut mettre dans le commerce des produits protégés par cette marque. Cependant, une fois que lesdits produits ont été aliénés, le titulaire n'exerce plus de contrôle sur eux. Des tiers sont alors autorisés à mettre une nouvelle fois dans le commerce lesdits produits, cela sans l'autorisation du titulaire de la marque (et sous réserve de la violation éventuelle d'autres normes de propriété intellectuelle).

    • Actions judiciaires

      Il est possible d'agir sur les plans civil, pénal et administratif.

      En droit civil, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LPM toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation (article 52 LPM). Il s'agit notamment d'agir en constatation de la nullité d'une marque (par exemple en invoquant un motif absolu d'exclusion (voir "Droits et obligations conférés par la marque" ci-après;

      Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée (article 53 al. 1 LPM).

      La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (article 55 al. 1 LPM). Il est également possible d'agir en réparation financière du dommage subi, du gain illicitement réalisé par la partie adverse, voire en réparation du tort moral subi (article 55 al. 2 LPM).

      En cas d'urgence par rapport à la durée de la procédure "au fond" et en présence d'un risque de préjudice difficilement réparable, des mesures provisionnelles peuvent être requises (article 59 LPM). Comme leur nom l'indique, ces mesures sont uniquement provisoires et devront être confirmées par une action "au fond", faute de quoi elles se périment. L'(article 58 LPM) oblige les cantons à ne désigner pour l’ensemble de leur territoire qu'un tribunal chargé de connaître des actions civiles. A Genève, c'est la Cour de justice (juridiction d'appel) qui statue en instance unique.

      Sur le plan pénal, le titulaire d'une marque peut déposer une plainte contre toute personne qui viole le droit à sa marque, en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque, en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité ou en refusant d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession (article 61 LPM).

      Le titulaire d'une marque peut également déposer une plainte contre toute personne qui aura désigné illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux ou qui aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers (article 62 LPM).

      Le titulaire d'une marque peut également déposer une plainte contre toute personne qui aura utilisé une indication de provenance inexacte, qui aura utilisé une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte ou qui aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance (article 64 LPM).

      Le juge peut ordonner la confiscation de tout objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée (article 68 LPM).

      Sur le plan administratif, le titulaire d'une marque (mais pas le licencié, l'importateur général ou le représentant, sauf s'ils y sont explicitement autorisés par le titulaire) est en droit de demander à l'administration fédérale des douanes (AFD) de retenir des envois susceptibles de contenir produits munis de signes imitant ou contrefaisant sa marque (article 71 LPM). Sur la base d'une demande du titulaire, l'AFD retient les produits dix jours ouvrables (article 72 al. 2 LPM), délai prolongeable une fois pour une même durée (article 72 al. 2bis LPM). Le délai légal doit permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles (pénales, par la voie de la plainte, ou civiles).

      Le destinataire est réputé accepter tacitement la destruction de la marchandise s'il ne s'y oppose pas formellement (article 72d al. 2 LPM).

      En cas de refus, il est important de souligner que le requérant ne doit pas se contenter de requérir lesdites mesures, mais il doit bien les avoir obtenues avant l'échéance de ce délai légal. Il est donc important de requérir de telles mesures suffisamment à l'avance pour que l'autorité compétente puisse communiquer l'avis de saisie à l'AFD au plus tard le dernier jour du délai de rétention.

    • Radiation de la marque

      L’institut radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque, lorsque le titulaire en fait la demande, lorsque l'enregistrement n’est pas prolongé ou qu'il est déclaré nul par un jugement entré en force (article 35 LPM).

      Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (article 12 al. 1 LPM). La personne qui invoque le défaut d'usage d'une marque par son titulaire doit le rendre vraisemblable, la preuve de l'usage de la marque incombant alors à son titulaire (article 12 al. 2 LPM).

  • Suissitude
    • suissitude

      La "Suissitude" est un concept qui définit la protection de la désignation "suisse" et de la croix suisse. Aujourd'hui, la "Suissitude" est dispersée dans diverses normes.

      La croix suisse est définie dans l'arrêté fédéral concernant les armoiries de la Confédération suisse (http://www.admin.ch/ch/f/rs/111/index.html). L'utilisation de la croix suisse est régie par la loi fédérale pour la protection des armoires publiques et autres signes publics (LPAP) : la croix suisse ne peut pas être enregistrée comme une marque de produits ni de services (article 1er al. 1 LPAP). Elle ne peut être apposée sur des produits à des fins commerciales (article 2 al. 1 LPAP), même si le titulaire d'une marque entend indiquer au consommateur de ses produits qu'ils proviennent bien de Suisse. En revanche, l'emploi sur de la croix suisse sur des produits à des fins non commerciales et dans un but décoratif est autorisé (par exemple sur des articles de souvenir) (article 2 al. 1 LPAP a contrario). En effet, le législateur estime que le public ne s'attend pas à ce que ces produits soient fabriqués en Suisse.

      Il est possible d'apposer la croix suisse sur des marques de services, des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers d'affaires, à condition que l’emploi ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, c'est-à-dire en premier lieu qu'il ne soit pas de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d’autres qualités de produits, sur la nationalité de l’entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur de prétendus rapports avec la Confédération ou un canton (article 3 al. 1 LPAP). A titre d'exemple, un certain nombre de sociétés d'assurances utilisent la croix suisse dans leurs marques de services.

      En droit international, (les articles 10 CUP) et (6ter CUP) interdisent l'usage d'indications de provenance trompeuses et d'armoiries. Cette dernière disposition interdit également l'enregistrement comme marques d'armoiries d'Etat (sous réserve d'autorisation d'usage conférée par les pouvoirs compétents), confirmant l'(article 1er al. 1 LPAP).

      Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) interdisent quant à eux l'utilisation d'indications géographiques fausses ou propres à induire en erreur.

      Enfin, l'article 53 al. 2 de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_518_12/a53.html) interdit l’emploi de la croix suisse pour désigner des produits lorsqu’il en résulte un risque de confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge.

      La désignation "suisse" (ou "Swiss") ne peut être monopolisée. Elle n'est pas définie dans la législation. L'(article 48 al. 1 LPM) énonce de manière générale les conditions d'utilisation de cette désignation pour les produits ; l'(article 49 LPM) fait de même pour les services. L'(article 50 LPM) permet au Conseil fédéral de préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés.

      A ce jour, le Conseil fédéral a fait usage de cette prérogative seulement dans le domaine horloger (ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, ordonnance dite "Swiss Made" ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_119.html) ; ainsi, est considérée comme montre suisse la montre dont le mouvement est suisse, dont le mouvement est emboîté en Suisse et dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse (article 1a ordonnance "Swiss Made). Le mouvement suisse doit avoir été assemblé en Suisse, contrôlé par le fabricant en Suisse et être de fabrication suisse pour 50 pour cent au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l'assemblage (article 2 al. 1 ordonnance "Swiss Made). Ce pourcentage est aujourd'hui considéré par certains comme insuffisant ; une révision générale du Swiss Made est à l'ordre du jour.

      Hormis l'ordonnance "Swiss Made" en matière horlogère, la jurisprudence est éparse : selon le Tribunal de commerce de Saint-Gall (décision publiée dans la St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1968, n° 17), la quote-part suisse doit représenter au moins 50 % du coût total de production (comprenant les matières premières et mi-ouvrées, les pièces détachées, les salaires et les frais généraux industriels) et l'essentiel du processus de fabrication doit avoir eu lieu en Suisse.

      Les autorités helvétiques souhaitent à présent mieux protéger la protection de la désignation "suisse" et de la croix suisse. En effet, on constate en pratique que la différence de traitement entre l'autorisation d'apposer la croix suisse sur les marques de services, mais pas sur les marques de produits, n'est pas respectée en pratique et ne se justifie peut-être pas. D'autre part, il convient de mieux définir les conditions devant être réalisées pour l'utilisation de la désignation "suisse".

  • Noms de domaine
    • noms de domaine

      Un nom de domaine est un identifiant de domaine internet. Un domaine est un ensemble d’ordinateurs reliés à internet et possédant une caractéristique commune. Les domaines nationaux (« ccTLD » ; http://www.iana.org/domains/root/db/) se composent de deux lettres et indiquent un Etat (p. ex. « .ch » pour Suisse), tandis que les domaines génériques (« gTLD ») se composent de trois lettres ou plus et se réfèrent au secteur d’activité de leurs utilisateurs (p. ex. « .org » pour organisation ou « .biz » pour business) ; certains des noms de domaine génériques sont réservés à des utilisateurs spécifiques : « .aero », « .coop » et « .museum ».

      En Suisse, la gestion des noms de domaine (soit les noms « .ch ») est réglée dans l’ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT). Son article 14g institue un service de règlement des différends, tout en laissant la possibilité d’ouvrir action civile (http://www.ad min.ch/ch/f/rs/784_104/a14g.html).

      Sur la base de l’article 14a de l’ordonnance (http://www.admin.ch/ch/f/rs/784_104/a14a.html), SWITCH (https://www.nic.ch/reg/indexView.action?request_locale=fr) a été désigné comme registre pour les noms de domaine terminant par « .ch » et « .li ».

      Au niveau international, l’organisme chargé de réglementer les noms de domaines est l’ICANN  (« Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » ; http://www.icann.org/). L’OMPI a mis sur pied en 1994 un Centre d’arbitrage et de médiation (http://www.wipo.int/amc/fr/) afin de proposer aux usagers (personnes physiques ou morales) un règlement extrajudiciaire de litiges commerciaux. Il s’agit notamment de proposer un service de règlement des litiges relatifs aux domaines génériques (« gTLD ») par le biais de principes directeurs de règlement uniforme (« UDRP », soit « Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy » ; http://www.icann.org/fr/dndr/udrp/policy-fr.htm), qui sont appliqués par tous les bureaux d’enregistrement des noms de domaine.

      Au niveau helvétique, SWITCH ne vérifie pas, lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, si son titulaire viole les droits d’un tiers. Si tel est cependant le cas, ledit tiers peut agir civilement contre le titulaire du nom de domaine litigieux ; préalablement, il doit cependant utiliser la procédure de règlement de différend propre à SWITCH, rendue obligatoire depuis le 1er mars 2004. Il s’agit d’une procédure simple, rapide et avantageuse, qui se déroule en deux étapes (http://www.wipo.int/amc/fr/domains/filing/ch/organigram.html) : lors d’une tentative de conciliation téléphonique d’une heure entre les parties et un conciliateur, ce dernier tente de trouver une solution au litige. S’il n’y parvient pas, le tiers peut requérir la décision d’un expert (s’il en a fait la demande préalable). SWITCH exécutera cette décision vingt jours ouvrables au plus tard après sa notification, à condition qu’aucune action civile n’ait été introduite dans ce délai.

      Un nom de domaine peut être protégé en tant que marque, dès lors qu’il respecte les conditions posées par l’article 2 LPM et qu’aucun tiers ne fait valoir de droit antérieur fondé sur l’article 3 LPM. En règle générale, le caractère distinctif d’une telle marque est nié lorsqu’elle se compose d’un nom de domaine « .com », « .org » ou encore « .ch » ; de même, la combinaison d’un nom de domaine avec un élément verbal commun ne sera pas admise à l’enregistrement comme marque.

  • Loi sur les brevets (lbi)
    • Définition de l'invention brevetable

      La loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI) ne définit pas l'invention ni le brevet ; elle se contente d'affirmer que les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (article 1er al. 1 LBI). Le brevet est un titre officiel qui protège une invention. Ainsi, il faut déterminer successivement si les conditions d'existence de l'invention et de brevetabilité de celle-ci sont réalisées.

      Selon la doctrine et la jurisprudence, on se trouve en présence d'une invention lorsque, grâce à une idée créatrice, une combinaison nouvelle et originale des forces de la nature, dans l'acception la plus large de cette expression, aboutit à un effet technique utile, constituant un progrès notable. Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique ; l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (article 7 LBI).

      L'invention s'oppose ainsi à la découverte : celle-ci ne nécessite pas la "combinaison des forces de la nature". A titre d'exemple, un gène inconnu d'insecte est une découverte, car ce gène existait avant la découverte. Il n'a pas été inventé au moyen d'une idée créatrice, mais il a "simplement" été découvert tel qu'il existe à l'état de nature. La découverte n'est en conséquence pas brevetable. La distinction entre l'invention et la découverte n'est pas toujours aisée ; nous travaillons avec des ingénieurs conseils en brevets, qui sont à même de conseiller nos clients quant à l'existence ou non d'une invention.

      Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. La loi donne une liste exemplative d'inventions qui ne peuvent être brevetées de ce fait (article 2 LBI). A certaines exceptions, il en va de même pour le corps humain (article 1a LBI) et les séquences géniques (article 1b LBI).

    • Dépôt

      En raison de la condition de la nouveauté de l'invention, il est possible de procéder à une recherche d'antériorités pour trouver d'éventuelles inventions protégées par des brevets antérieurs.

      Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’Institut. La demande doit contenir une description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que la séquence dérivée remplit, une ou plusieurs revendications, les dessins auxquels la description ou les revendications se réfèrent ainsi qu'un abrégé (article 49 LBI).

      L'IFPI n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique (article 59 al. 4 LBI).

      L’Institut délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets (article 60 al. 1 LBI). Une fois le brevet délivré, il dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet (article 14 LBI).

    • Dépôt européen

      La Suisse est partie à la convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000). La CBE permet le dépôt d’un brevet européen, qui déploie ses effets dans tous les Etats parties à la CBE (plusieurs dizaines à ce jour).

      L’article 52 CBE pose les trois mêmes conditions à la brevetabilité d’une invention, soit nouveauté, activité inventive et application industrielle (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_142_2/a52.html). Ces trois conditions sont détaillées aux articles 54 (nouveauté ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_142_2/a54.html), 56 (activité inventive : http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_142_2/a56.html) et 57 (application industrielle ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_142_2/a57.html).

      La demande est déposée auprès de l’Office européen des brevets (OEB). Les chambres de recours de l’OEB se composent notamment de 26 chambres de recours techniques et d’une chambre de recours juridique (http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal_fr.html) ; elles sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique de l’OEB.

    • Dépôt international

      La Suisse est partie au traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT). Le PCT permet le dépôt d’un brevet international, qui déploie ses effets dans tous les Etats parties au PCT.

    • Opposition à l'enregistrement

      Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut former opposition à la délivrance du brevet auprès de l’Institut . L’opposition doit être formée par écrit et motivée ; elle peut être fondée seulement  sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des articles 1a, 1b et 2 LBI, non pas sur l’éventuelle absence de nouveauté ou défaut d'activité inventive. Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (article 59c al. 1-3 LBI).

    • Droits et obligations conférés par le brevet

      Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel. L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins. Le transit peut être interdit uniquement lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination (article 8 LBI).

      Selon le principe de la territorialité, le brevet confère des droits à son titulaire seulement sur le territoire où il a été enregistré. Ainsi, un brevet suisse déploie ses effets en Suisse, mais pas à l'étranger. En conséquence, le titulaire d'un brevet suisse ne peut s'opposer à l'utilisation hors de Suisse de l’invention protégée par ledit brevet par un tiers. Toutefois, en vertu de l'article 5 al. 1 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_149_136/a5.html), si le brevet est enregistré dans les deux pays, l'usage dans l'un seul de ces deux États vaut usage dans l'autre également. Il s'agit d'une exception au principe de la territorialité.

      La question de l’utilisation antérieure, par un tiers de bonne foi, de l’invention ne se pose pas, puisqu’elle détruirait la nouveauté et empêcherait de ce fait la brevetabilité de l’invention.

    • Modification du droit au brevet (cession et licence)

      Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’article 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet (http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_14/a3.html), l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité. Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent ; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (article 29 al. 1 et 3 LBI).

      Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit (article 30 LBI). L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai (article 31 LBI).

      Le requérant ou le titulaire du brevet peut autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences). Dans certains cas, l'octroi d'une licence est obligatoire. Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartient à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (article 34 LBI).

      Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur (invention dépendante), le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable. La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet peut être cédée seulement conjointement avec le second brevet. Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention (article 36 LBI).

      Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention (licence dans l'intérêt public, article 40 LBI). Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive peut être accordée uniquement pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative (licence obligatoire, article 40a LBI).

      Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive (article 40b LBI). Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative (article 40c LBI). Il en va de même à certaines conditions pour l'exportation de produits pharmaceutiques (article 40d LBI).

    • Actions judiciaires

      Il est possible d'agir sur les plans civil, pénal et administratif.

      En droit civil, celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets (article 74 LBI). Il s'agit notamment d'agir en constatation de la nullité d'un brevet (par exemple pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, ou encore de description valable de l'invention).

      La personne qui est menacée ou atteinte dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’article 66, incluant notamment l'utilisation illicite de l'invention brevetée) peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l’état de fait qui en résulte (article 72 LBI). Il est également possible d'agir en réparation financière du dommage subi (article 73 LBI). Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition permet également de requérir le versement du gain illicitement réalisé par la partie adverse, voire de faire valoir des prétentions en tort moral.

      En cas d'urgence par rapport à la durée de la procédure "au fond" et en présence d'un risque de préjudice difficilement réparable, des mesures provisionnelles peuvent être requises (article 77 LBI). Comme leur nom l'indique, ces mesures sont uniquement provisoires et devront être confirmées par une action "au fond", faute de quoi elles se périment. L'(article 76 LBI) oblige les cantons à ne désigner pour l’ensemble de leur territoire qu'un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles. A Genève, c'est la Cour de justice (juridiction d'appel) qui statue en instance unique.

      Sur le plan pénal, le titulaire d'un brevet peut déposer une plainte contre toute personne qui viole le droit à son brevet, en commettant intentionnellement l'un des actes mentionnés à l'(article 66 LBI, incluant notamment l'utilisation illicite de l'invention brevetée) (article 81 LBI).

      Par renvoi de l'(article 83 LBI), le juge peut ordonner la confiscation de tout objet de l'infraction susvisée (article 69 CP).

      Sur le plan administratif, le titulaire d'un brevet (mais pas le licencié, l'importateur général ou le représentant, sauf s'ils y sont explicitement autorisés par le titulaire) est en droit de demander à l'administration fédérale des douanes (AFD) de retenir des envois susceptibles de contenir marchandises portant atteinte à son brevet (article 86b LBI). Sur la base d'une demande du titulaire, l'AFD retient les produits dix jours ouvrables, délai prolongeable une fois pour une même durée (article 86c al. 2-3 LBI). Le délai légal doit permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles (pénales, par la voie de la plainte, ou civiles).

      Le destinataire est réputé accepter tacitement la destruction de la marchandise s'il ne s'y oppose pas formellement (article 86g al. 2 LBI).

      En cas de refus, il est important de souligner que le requérant ne doit pas se contenter de requérir lesdites mesures, mais doit bien les avoir obtenues avant l'échéance de ce délai légal. Il est donc important de requérir de telles mesures suffisamment à l'avance pour que l'autorité compétente puisse communiquer l'avis de saisie à l'AFD au plus tard le dernier jour du délai de rétention.

  • Loi sur les designs (ldes)
    • Dépôt national

      La loi fédérale sur la protection des designs (LDes) protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé (article 1er LDes). Le droit suisse ne permet pas de protéger des modèles d'utilité.

      Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original ; un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité ; un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (article 2 LDes).

      La condition de la nouveauté n'est en réalité pas absolue : la divulgation d’un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design (titulaire) si elle est le fait de tiers ayant agi de manière abusive au détriment de l’ayant droit ou si elle est le fait de l’ayant droit (article 3 LDes).

      Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l'IFPI. La demande doit contenir une requête d’enregistrement et une représentation du design se prêtant à la reproduction ; si cette condition n’est pas remplie, l’Institut impartit au déposant un délai pour y remédier (article 19 al. 1 LDes).

      Lors du dépôt du design, l'IFPI examine l'existence d'éventuels motifs absolus d'exclusion de l'enregistrement (article 4 let. a, d et e LDes).

      Par ailleurs, le design est protégé sur la base de classes et de sous-classes dans lesquelles les produits auxquels sont incorporés les designs sont rangés ; il s'agit de la classification de Locarno (http://www.wipo.int/classifications/nivilo/), pendant de la classification de Nice pour les marques.

    • Enregistrement national

      Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré (article 24 al. 1 LDes). Le droit sur un design prend naissance par l’enregistrement du design dans le registre des designs (registre). La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt. Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans (article 5 LDes), soit 25 ans en tout.

      Par ailleurs, le droit suisse applique le principe de la priorité découlant du dépôt du design, c'est-à-dire que le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier (article 6 LDes).

      Cela vaut également si le design a été valablement déposé pour la première fois dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) ou que le dépôt a effet dans l’un de ces Etats ; cela signifie que le dépôt d'un design dans un tel Etat permet au déposant de bénéficier d'un délai de priorité de six mois depuis la date du premier dépôt pour déposer son design en Suisse (article 4 let. C al. 1 CUP). Cela découle également de l'(article 22 LDes).

      A titre d'exemple, le dépôt d'un design en France le 15 janvier 2012 permet à son titulaire de bénéficier d'une priorité à cette date pour le déposer en Suisse jusqu'au 15 juillet 2012 ; si un tiers a déposé en Suisse le même design pour les mêmes classes de produits, cela entre le 15 janvier et le 15 juillet 2012, il devra "céder la priorité" au déposant français. Cela vaut également en sens inverse : le dépôt d'un design en Suisse le 15 janvier 2012 permet à son titulaire de bénéficier d'une priorité à cette date pour la déposer dans les autres pays parties à la CUP jusqu'au 15 juillet 2012.

      Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la CUP doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt (article 9 al. 1 LPM).

    • Dépôt et enregistrement international

      Quiconque procède au dépôt international d’un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d’un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l’arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (aujourd’hui en partie remplacé par l’arrangement de La Haye  revisé à La Haye le 28 novembre 1960 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_232_121_1.html) priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international (article 29 LDes).

      L’article 31 de l’arrangement de La Haye 1960 permet de déterminer lequel des arrangements de La Haye (1925, 1934 ou 1960) s’applique dans quelle circonstance (http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_121_2/a31.html).

    • Enregistrement communautaire

      Le titulaire d'un design suisse peut faire enregistrer un design (dessin et modèle) communautaire. Ce dessin et modèle bénéficie également de la priorité de six mois à compter du dépôt du design national.

      Le dessin et modèle communautaire confère à son titulaire un droit unitaire valable dans tous les Etats membres de l'Union européenne par une procédure unique qui simplifie les politiques de dessins et modèles à l'échelle européenne. La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, le dessin et modèle communautaire ne déploie pas d'effet en Suisse, contrairement au dessin et modèle international.

    • Prolongation

      Dès que le design est enregistré, son enregistrement est valable pendant cinq ans à compter de la date de dépôt (et non à compter de la date d'enregistrement, article 5 al. 2 LDes). Contrairement à la marque, dont l'enregistrement peut être prolongé indéfiniment tous les dix ans, le design peut être renouvelé seulement quatre fois ; il a donc une durée de vie de 25 ans au plus.

      En cas de non prolongation à l'expiration du délai précité, l'enregistrement est définitivement radié du registre des designs. Contrairement au droit des marques, après la radiation du design, ni le titulaire précédent ni les tiers ne peuvent à nouveau déposer le design, la condition de la nouveauté n’étant alors plus remplie.

    • Opposition à l'enregistrement

      Contrairement au droit des marques, le titulaire d’un design antérieur identique ou similaire ne peut former opposition à l'enregistrement du nouveau design.

    • Droits et obligations conférés par le design

      La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré (article 8 LDes).

      Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins. L’importation, l’exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des fins privées. Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter (article 9 LDes).

      Selon le principe de la territorialité, le design confère des droits à son titulaire seulement sur le territoire où il a été enregistré. Ainsi, un design suisse déploie ses effets en Suisse, mais pas à l'étranger. En conséquence, le titulaire d'un design suisse ABC ne peut s'opposer à l'utilisation hors de Suisse de ce design par un tiers.

      Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l’utilisation dans la même mesure qu’auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse avant la date de dépôt ou de priorité ou pendant la durée de l’ajournement de la publication. Le droit de poursuivre l’utilisation ne peut être transféré qu’avec l’entreprise (article 12 LDes).

    • Modification du droit à la marque (transfert, licence et mise en gage)

      Le design est un actif immatériel et peut de ce fait être transféré (cédé) ou licencié. La cession est le transfert (gratuit ou onéreux) du design par son titulaire à un tiers. Lors du transfert, le titulaire perd la propriété de son design et les droits qui y sont attachés, cela au profit du cessionnaire. Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design. Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l’inscription dans le registre. Le transfert n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son inscription.

      La licence est la cession du droit d'usage (exclusif ou non) du design par son titulaire (le donneur de licence) à un tiers (le licencié) (article 15 al. 1 LDes). Le donneur reste le titulaire du design : il cède seulement l'usage du design, le licencié ne devenant ainsi pas titulaire du design. En droit suisse, le contrat de licence n'est pas nommé dans le code des obligations (CO) ; il s'agit dès lors d'un contrat dit "innommé", qui doit respecter les règles générales applicables à tous les contrats de droit suisse prévues par le CO. Le contrat de licence est valable même s'il n'est pas écrit ; toutefois, il est opportun de le rédiger, afin de garantir les droits et les obligations du donneur de licence et du licencié. Nous sommes à même de rédiger de tels contrats de licence.

      Le contrat de licence détermine l'objet et l'étendue de la cession ainsi que les droits et les obligations de chacune des parties. En règle générale, le licencié se voit conférer le droit d'utiliser le design en contrepartie du paiement d'une redevance (royauté) au donneur de licence.

      A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit au design acquis postérieurement (article 15 al. 2 LDes).

      Les designs peuvent également être mis en gage (article 16 LDes). Sur demande écrite, l'IFPI inscrit au registre des designs le droit de gage grevant le design. Cette procédure est relativement rare.

    • Epuisement du droit au design

      Le titulaire d'un design peut mettre dans le commerce des produits protégés par ce design. Toutefois, une fois que lesdits produits ont été aliénés, le titulaire n'exerce plus de contrôle sur eux. Des tiers sont alors autorisés à mettre une nouvelle fois dans le commerce lesdits produits, cela sans l'autorisation du titulaire du design (et sous réserve de la violation éventuelle d'autres normes de propriété intellectuelle).

    • Actions judiciaires

      Il est possible d'agir sur les plans civil, pénal et administratif.

      En droit civil, a qualité pour intenter une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu’elle y a un intérêt juridique. (article 33 LDes). Il s'agit notamment d'agir en constatation de la nullité d'un design (par exemple pour défaut de nouveauté et/ou d'originalité (voir "droits et obligation conférés par le design" ci-dessus).

      Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit au design que le défendeur a usurpée (article 34 al. 1 LDes).

      La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit au design peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (article 35 al. 1 LDes). Il est également possible d'agir en réparation financière du dommage subi, du gain illicitement réalisé par la partie adverse, voire en réparation du tort moral subi (article 35 al. 2 LDes).

      En cas d'urgence par rapport à la durée de la procédure "au fond" et en présence d'un risque de préjudice difficilement réparable, des mesures provisionnelles peuvent être requises (article 38 LDes). Comme leur nom l'indique, ces mesures sont seulement provisoires et devront être confirmées par une action "au fond", faute de quoi elles se périment. L'(article 37 LDes) oblige les cantons à ne désigner pour l’ensemble de leur territoire qu'un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles. A Genève, c'est la Cour de justice (juridiction d'appel) qui statue en instance unique.

      Sur le plan pénal, le titulaire d'un design peut déposer une plainte contre toute personne qui viole le droit à son design, en l'utilisant illicitement, en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant, ou en refusant d’indiquer à l’autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (article 41 LDes).

      Même en cas d’acquittement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets fabriqués illicitement ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication (article 44 LDes).

      Sur le plan administratif, le titulaire d'un design (mais pas le licencié, l'importateur général ou le représentant, sauf s'ils y sont explicitement autorisés par le titulaire) est en droit de demander à l'administration fédérale des douanes (AFD) de retenir des envois susceptibles de contenir produits munis de signes imitant ou contrefaisant son design (article 47 LDes). Sur la base d'une demande du titulaire, l'AFD retient les produits dix jours ouvrables (article 48 al. 2 LDes), délai prolongeable une fois pour une même durée (article 48 al. 3 LDes). Le délai légal doit permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles (pénales, par la voie de la plainte, ou civiles).

      Le destinataire est réputé accepter tacitement la destruction de la marchandise s'il ne s'y oppose pas formellement (article 48d al. 2 LDes).

      En cas de refus, il est important de souligner que le requérant ne doit pas se contenter de requérir lesdites mesures, mais doit bien les avoir obtenues avant l'échéance de ce délai légal. Il est donc important de requérir de telles mesures suffisamment à l'avance pour que l'autorité compétente puisse communiquer l'avis de saisie à l'AFD au plus tard le dernier jour du délai de rétention.

    • Radiation du design

      L’institut radie en tout ou en partie l’enregistrement du design notamment lorsque le titulaire en fait la demande, lorsque l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force (article 28 LDes) ou que le délai de protection est écoulé.